La CAFC conferma una sentenza del PTAB e ne annulla un'altra nella controversia sui brevetti dei vassoi per veicoli WeatherTech

"Le conclusioni del Consiglio, alla luce della corretta applicazione del nostro precedente, costringono alla conclusione che le prove della considerazione secondaria di MacNeil non hanno alcuna rilevanza per l'indagine sull'ovvietà in questo caso." – CAFC

In un parere precedente emesso martedì, la Corte d'Appello del Circuito Federale (CAFC) degli Stati Uniti ha annullato una sentenza del Patent Trial and Appeal Board (PTAB) che affermava le rivendicazioni di brevetto in parte a causa del successo commerciale del pianale per veicoli WeatherTech di MacNeil IP. La CAFC ha inoltre confermato una sentenza del PTAB che invalidava tre rivendicazioni di uno dei brevetti di MacNeil nella sua battaglia con Yita LLC, una società di ricambi auto con sede a Seattle.

Nel 2020, Yita ha presentato una petizione al PTAB per invalidare due brevetti MacNeil relativi ai pianali dei veicoli, brevetti statunitensi n. 8.382.186 e 8.833.834. L'azienda di ricambi auto ha affermato che i brevetti di MacNeil dovrebbero essere invalidati per motivi di ovvietà.

Con l'eccezione di tre rivendicazioni nel brevetto '834, il PTAB si è pronunciato a favore di MacNeil e ha respinto le contestazioni di Yita su 12 rivendicazioni. Mentre il Consiglio ha ritenuto che un artigiano avrebbe la motivazione per combinare con successo gli insegnamenti dei riferimenti della tecnica precedente per arrivare a tutte e 7 le rivendicazioni contestate del brevetto del '186, ha ritenuto le prove di MacNeil "convincenti e indicative di non ovvietà".

La CAFC ha annullato la sentenza del PTAB relativa al brevetto '186. Mentre la corte d'appello non era d'accordo con il modo in cui il Consiglio è arrivato alla sua sentenza sul brevetto '186, la corte ha confermato la sentenza del PTAB nel procedimento IPR sul brevetto '834.

"Poiché il Consiglio ha stabilito che un artigiano rilevante sarebbe stato motivato a combinare gli insegnamenti di Rabbe, Yung e Gruenwald per arrivare alle rivendicazioni 1-7 del brevetto del '186 con una ragionevole aspettativa di successo, il giudizio del Consiglio secondo cui tali affermazioni sono non brevettabili per ovvietà devono essere invertiti", ha concluso la corte d'appello.

Il PTAB ha individuato tre considerazioni secondarie rilevanti per i due procedimenti IPR: il successo commerciale, un’esigenza sentita da tempo ma irrisolta e l’elogio dell’industria. La CAFC ha definito la sentenza del Consiglio che ha respinto le affermazioni di non brevettabilità di Yita "solo perché ha ritenuto convincenti le prove della considerazione secondaria di MacNeil".

Ma, la CAFC non è d'accordo e scrive: "la conclusione del Consiglio...si basa su errori legali e, una volta corretti tali errori, la conclusione non è supportata da prove sostanziali". La corte d'appello ha individuato due ragioni "giuridicamente errate" addotte dal Consiglio che ha utilizzato per giungere alla sua decisione.

La prima motivazione del Consiglio è stata che la divulgazione non stabiliva che la stretta conformità fosse "ben nota". Tuttavia, la CAFC ha citato la giurisprudenza pertinente secondo cui la barriera deve essere considerata solo "nota" e non "ben nota".

In secondo luogo, la CAFC ha stabilito che il PTAB ha applicato erroneamente una precedente sentenza della CAFC, WBIP, LLC contro Kohler Co. Il PTAB è giunto alla conclusione di non ovvietà interpretando il precedente nel senso che consente ad una "combinazione rivendicata nel suo insieme [di servire] come nesso per evidenza oggettiva." Tuttavia, la CAFC ha spiegato che, più avanti in quella sentenza, ha stabilito che la prova della considerazione secondaria può essere collegata a un singolo elemento nella costruzione dell'affermazione.

La corte d'appello ha scritto: "le conclusioni del Consiglio, alla luce della corretta applicazione del nostro precedente, costringono a concludere che le prove della considerazione secondaria di MacNeil non hanno alcuna rilevanza per l'indagine sull'ovvietà in questo caso".

Nel procedimento IPR relativo al brevetto '834, la CAFC ha concordato con la sentenza del Consiglio e ha respinto le argomentazioni di Yita.

L'azienda di ricambi auto ha presentato un'istanza alla corte sostenendo, in una nota a piè di pagina di una memoria di risposta, che il Consiglio ha abusato della propria discrezionalità quando ha rifiutato di ascoltare un'argomentazione perché era stata presentata troppo tardi. La CAFC non è stata d'accordo e non ha riscontrato alcun abuso di discrezione perché ha ripetutamente stabilito che il PTAB rientra nella sua discrezione rifiutarsi di prendere in considerazione nuove teorie di non brevettabilità quando vengono presentate per la prima volta in una risposta.